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속시원한 특허실무
특허 실시권자는 어떤 권리를 갖게 되나요?

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특허 실시권자는 어떤 권리를 갖게 되나요?

Q. 법인 A사 및 그 대표자인 자연인 B는 특허권자입니다. B는 자연인 C와 특허 제품에 대한 영업 계약을 맺었습니다. 계약에 따라 C 영업을 통해 수익을 올리면 수익의 일정 부분을 가져오게 됩니다. 이때 C는 특허에 대해 어떤 권리를 갖게 되나요?

A. 위 사안을 살펴보기에 앞서 먼저 알아야 할 법리는 다음과 같습니다. 특허권이 공유인 경우, 공유자 중 한 명이 타인에게 특허에 대한 실시권을 허여하기 위해서는 나머지 공유 특허권자들의 동의를 얻어야 합니다. 마찬가지로 실시권자가 실시권을 타인에게 이전하기 위해서는 특허권자의 동의를 얻어야 하며, 특허권자가 공유인 경우 공유자 전원의 동의를 얻어야 합니다.
실시권은 실시의 형태, 지역적 범위, 기간을 정할 수 있습니다. 특허법에서 규정하고 있는 실시의 형태는 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 또는 양도/대여의 청약입니다.
한편, 권리를 가질 수 있는 자는 법인과 자연인입니다. 즉, 민법상 권리능력은 자연인과 법인에게만 있기 때문에 개인사업자가 개인이 아닌 사업자 명의로는 특허권 및 이와 관련된 실시권 등을 가질 수 없습니다. 아울러 법인과 법인의 대표자(자연인)는 명확히 구별되는 권리의 주체입니다. 따라서 법인의 대표자가 특허권을 가지고 있다고 해도 법인이 그 특허를 사용하면 특허권 침해를 구성합니다.
위 사안을 살펴보면, B와 C가 영업 계약을 맺은 것은 일종의 실시권에 대한 계약으로 볼 수 있습니다. 계약의 주체가 C인 것으로 보아 C는 개인사업자로 여겨집니다. 따라서 실시권은 등록사업자가 아닌 자연인 C가 가지게 됩니다. 그리고 위와 같은 영업 계약에 의해 허여되는 실시권의 실시 형태는 ‘양도/대여의 청약’으로 볼 수 있습니다. 따라서 C는 실시권의 실시 형태에 해당하는 특허제품을 판매하기 위한 영업을 할 수 있을 것입니다.
실시권을 설정할 때에는 공유자 전원의 동의가 있어야 합니다. 그런데 위 사안에서는 법인 A의 동의가 없었습니다. 따라서 B와 C가 일종의 실시권 계약을 맺었다 하더라도 A의 동의가 없는 한 C는 해당 특허권에 대한 정당한 실시권을 가질 수 없습니다. 물론 B는 A사의 대표이므로, B의 계약 의사에는 A사의 동의가 전제되어 있다고 볼 수도 있을 것입니다.
그러나 법인이 특허권에 대한 실시권을 설정하는 계약이 대표자의 권한인지에 대해서는 법인의 정관을 통해 확인해야 할 필요가 있습니다. 가령 정관이 회사 보유 특허의 실시권 설정을 일종의 회사 자산 처분으로 여겨 이사회의 동의 등을 요구한다면, B는 회사의 동의를 얻지 않은 것이 됩니다. 따라서 C는 특허에 대한 실시권을 가지게 되었다고 보기 어려울 수 있습니다.
정리하자면, C는 A의 동의를 얻은 후 C 자신의 명의로 양도/대여의 청약의 실시 형태에 대해 특허권을 실시할 수 있는 실시권을 가집니다.


실시권 범위에 대해 알려주세요

Q. 실시권자 C가 타인에게 제품을 생산하도록 했습니다. 이것은 실시권의 범위에 있는 건가요? 만약 그렇지 않다면 어떻게 대응해야 하나요?

A. C는 특허발명의 실시 전에 실시권을 온전히 취득하기 위해 공유특허권자인 A의 동의를 얻어야 합니다. 그렇지 않으면 실시권 자체가 설정되지 않은 상태가 됩니다. 만약 A의 동의를 얻기 어렵고 A의 동의를 얻지 못하게 된 귀책사유가 B에게 있다면, C는 B를 상대로 계약불이행에 따른 계약해지, 채무불이행에 따른 손해배상 청구 등의 민사상 조치를 취할 수 있습니다.
B와 C의 계약이 A의 동의하에 이루어진 것으로 전제하더라도 C의 실시권은 양도/대여의 청약에 국한됩니다. 따라서 C가 특허제품을 생산하거나, 사용하거나, 양도하거나, 대여하거나, 수입하는 것은 실시권의 범위를 벗어나는 것으로서 특허권을 침해하는 것이 됩니다. 이처럼 C가 허여된 실시의 형태 외의 다른 형태의 실시를 할 경우, 특허권자에게 특허침해의 금지 청구 및 손해배상 청구를 당할 수 있습니다.
또한 C가 특허제품을 타인 D에게 생산하게 한 경우, 타인의 생산 행위는 특허권을 침해하는 것이 됩니다. 이때 만약 특허권자가 D에게 특허권의 침해 금지 및 손해배상 청구를 하여 D가 손해를 입게 되면, D는 다시 C에게 손해배상 청구를 하게 될 것입니다. 이와 유사하게 C가 특허권자를 통하지 않고 특허제품을 자체적으로 조달해 이를 타인 E에게 양도하거나 대여한 경우, 타인 E가 해당 제품을 사용하는 행위 역시 특허권을 침해하는 행위가 됩니다. 마찬가지로 특허권자가 E에게 특허권의 침해 금지 및 손해배상 청구를 하여 E가 손해를 입게 되면, E는 다시 C에게 손해배상 청구를 하게 될 것입니다. 즉, 실시권자는 타인으로 하여금 특허권의 실시를 하게 해서는 안 되며, 본인의 책임하에 특허권을 실시해야 합니다. 이는 모든 것을 직접 하라는 의미가 아니라, 본인이 특허권 실시의 행위 주체여야 한다는 의미입니다. 가령 OEM 생산은 본인의 책임하에 실시하는 것이라고 이해할 수 있습니다.
또한 C가 사업을 키워 법인 F를 설립하고 B와 맺은 영업계약을 F에게 영위하게 할 경우, F는 특허권을 침해하는 것이 됩니다. 왜냐하면 C와 F는 별도의 인격체이고, C가 F에게 영업계약을 영위하게 하는 행위는 일종의 실시권의 이전 행위에 해당해 특허권자 전원의 동의가 있어야 하기 때문입니다. 특허권자 전원의 동의 없이 F가 특허제품의 영업 사업을 영위한다면, F는 특허권에 대한 아무런 권원 없이 특허발명을 실시하는 것이 되므로 특허권의 침해를 구성합니다. 많은 분들이 사업을 할 때 이러한 점을 놓치기 쉽습니다.
한편, C는 실시권자일 뿐이지 특허권자가 아닙니다. 따라서 C가 영업 활동을 함에 있어서 C 자신이 특허권자라고 오인할 만한 표시를 하면 이는 사기죄 또는 특허 허위표시의 죄 등에 해당하여 형사처벌을 받을 수 있습니다.
민법상 공유와 달리, 특허법상 공유자는 ‘합유’에 더 가깝게 해석되는 경향이 있으므로 권리관계의 해석이 복잡할 수 있습니다. 따라서 특허권에 기한 실시권 허여(라이센스 계약)를 하고자 할 때에는 예상치 못한 상황이 발생할 것에 대비해 변리사의 자문을 받을 것을 제안합니다.

최성훈
특허법인 대아 변리사 | 02-565-2609 | shchoi@ipdraju.com

조회수 : 3,218기사작성일 : 2020-03-03
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